기고 / 이혜린 변호사

상표법에서는 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 대해서는 상표등록을 할 수 없으며, 그럼에도 불구하고 잘못 등록된 상표는 무효되어야 한다고 규정하고 있다. 이는 상표의 품질보증기능 및 출처표시기능을 보호함으로써 상품의 품질오인 및 출처의 혼동으로부터 생기는 일반수요자의 불이익을 방지하고 건전한 상거래질서를 유지하기 위한 공익적 규정이다.

과거 판례에서는 잘 알려진 정당 상표의 저명성, 정당 권리자의 상표가 사용되는 상품•서비스업과 등록출원된 상표의 상품•서비스 간에 경제적 관련성 등이 인정되는 경우 위 규정에 해당한다고 보는 경향이 있었으나, 2015년 대법원의 “소녀시대” 관련 판례에서는 정당 권리자의 상표가 국내 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려져 있다면, 굳이 상품•서비스의 경제적 견련성이 없어도 위 규정이 적용되어야 한다고 판단한 바 있다. “소녀시대”는 국내 일반 공중 대부분이 아는 9인조 여성그룹 가수의 명칭이어서, 이와 동일 또는 유사한 상표가 ‘음반, 음원’ 등과 관련이 없는 상품에 사용된다 하더라도 여성그룹 가수 “소녀시대”와 관련이 있는 것으로 출처의 혼동이 발생할 수 있다는 취지이다.최근 특허법원에서는 위와 같은 논리로, 등록상표 ‘’는 비록 ‘금속제 텐트 팩, 등산용 아이젠’ 등에 사용된다고 하더라도 유명한 영화 ‘트랜스포머’와 출처의 혼동이 발생할 수 있으며, 따라서 소비자들을 기만할 염려가 있으므로 등록이 무효되어야 한다고 판단하여 이목을 끌고 있다. 이와 같은 판단에는, 영화 ‘트랜스포머’가 2007.6.28. 세계 최초로 한국에서 개봉되어 당시 박스오피스 순위 2위, 역대 박스오피스 순위 7위를 기록하였고, 그 이후 ‘트랜스포머’ 시리즈 영화가 모두 국내에서 흥행에 성공하여 트랜스포머 1,2,3 편의 누적 관객수가 2,250만명을 넘으며, 정당 권리자인 하스브로 사의 자회사인 하스브로코리아의 2008년부터 2012년까지의 국내 매출액이 1600만 달러, 광고비 지출은 180만 달러에 이르는 사실 등이 종합적으로 고려되었다.

이 판결에서 ‘트랜스포머’의 저명성, 경제적 견련관계가 없는 상품•서비스와의 혼동가능성을 인정함에 따라 하스브로 사는 영화와 직접적인 관련이 없는 제품이나 서비스업에 ‘트랜스포머’ 상표를 사용하고 있는 국내 사업자들에 대해 부정경쟁행위 금지 청구를 할 법리적 근거를 인정받았다고 볼 수 있으므로, 국내 사업자들은 민형사상의 책임을 피하기 위해서, 업종을 막론하고 ‘트랜스포머’ 상표 사용을 피할 필요가 있다.

하스브로 사 이외에도, 유명 히어로를 주인공으로 한 만화•영화의 정당 권리자인 마블(디즈니), 디씨 코믹스 등도 각 히어로와 관련된 표장의 국내 무단사용에 대해 적극적으로 경고조치를 하고 있다는 점 역시 유의하여야 한다.

신현국 기자  nssetter@naver.com

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